美 상표 라이선싱 가이드라인은?
상태바
美 상표 라이선싱 가이드라인은?
  • 피터조 기자
  • 승인 2019.03.25 09:23
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[코리아포스트 한글판 피터조 기자] 한국 중소기업들이 코트라 뉴욕 IP-DESK와 로스앤젤레스 IP-DESK에서 시행 중인 출원비용 지원사업을 통해 미국에서 상표 출원을 완료한 건수는 2017년 118건에서 2018년 226건으로 대폭 증가한 가운데 라이선싱 가이드라인에 대한 필요성이 높아지고 있다.

▲ 한국 중소기업들이 코트라 뉴욕 IP-DESK와 로스앤젤레스 IP-DESK에서 시행 중인 출원비용 지원사업을 통해 미국에서 상표 출원을 완료한 건수는 2017년 118건에서 2018년 226건으로 대폭 증가한 가운데 라이선싱 가이드라인에 대한 필요성이 높아지고 있다.

이에 코트라 김동그라미 미국 뉴욕무역관이 제시한 미국 상표 라이선싱 가이드라인이 눈길을 끈다.

상표 라이선싱이란 인지도 높은 브랜드나 등록상표를 보유한 라이센서(licensor; 실시허락자)가 금전적 보상을 받고 제3자 라이선시 (licensee)에게 특정 제품·서비스와 관련된 상표·서비스표를 사용할 수 있는 권리를 부여하는 것을 지칭한다. 라이센서의 특성에 따라 디자이너 브랜드 라이선싱, 스포츠 라이선싱, 셀러브리티 라이선싱, 대학 브랜드 라이선싱, 기업명 라이선싱 등으로 구분되기도 한다. 

 

상표 라이선싱은 상표를 신규 제품·서비스군이나 지리적 시장으로 확대 적용하거나 매출 진작을 꾀하기 위해, 혹은 브랜드 보호나 브랜드 역량 강화 목적으로 주로 추진된다. 그러나 상표권 분쟁이나 침해 소송이 종결되는 과정에서 합의 조건으로 피고가 원고의 상표를 라이선싱하는 경우도 종종 있다. 이처럼 상표 사용권을 제3자에게 부여함으로써 라이센서는 직접 제조·유통사업에 뛰어들지 않고도 브랜드 포트폴리오를 확장하고 부가적인 광고 효과를 누리며, 신제품 개발비용을 줄이고, 새로운 트렌드에 맞는 브랜드 활력을 창출할 수 있다. 반면 라이선시는 라이센서가 이미 구축해놓은 상업적·대중적 이미지를 상품 판매에 활용함으로써 자체적인 브랜드 개발 노력 및 홍보비용을 크게 절약할 수 있다.

 

라이센서는 상표 라이선싱을 통해 쏠쏠한 금전적 이익을 취할 수 있지만, 그에 수반하는 리스크도 존재한다. 라이센서가 라이선시의 상표 사용행태에 대해 적절한 품질관리(quality control) 없이 무분별하게 라이선싱해(즉, ‘naked licensing’ 혹은 ‘licensing in gross’에 임하여) 해당 상표의 출처 식별력이 현저히 떨어지게 될 경우 상표가치가 희석될 뿐만 아니라 상표권을 잃을 수도 있기 때문이다. 따라서 소비자가 어디서 상품을 구입하고 서비스를 받든 균질한 제품·서비스질을 보장하도록 관리하고 조치하는 품질관리는 상표 라이선싱의 성패를 결정한다.

 

상표 라이선싱과 대조되는 개념으로는 (1) 권리 당사자들의 상표가 공존하기 위해 서로 합의한 양측의 권리, 제약, 의무조항 등을 담은 공존동의계약(coexistence agreement), (2) 한 기업이 다른 기업 소유 상표의 사용과 등록에 동의하는 동의계약(consent agreement), (3) 특정 상황에서 상표의 제한된 사용을 허용하는 승인서한(permission letter)이 있다. 이 중 동의계약은 특허상표청이 선등록상표와의 혼동 가능성을 이유로 출원인의 상표 등록을 거절한 경우 이 같은 거절사유를 극복하기 위해 출원인이 해당 선등록상표 권리자에게 찾아가 동의계약서 체결을 요청하는 경우가 많다.

 
라시선싱 준비 단계에서 고려할 사항을 살펴보면 상표 라이선싱이란 인지도 높은 브랜드나 등록상표를 보유한 라이센서(licensor; 실시허락자)가 금전적 보상을 받고 제3자 라이선시 (licensee)에게 특정 제품·서비스와 관련된 상표·서비스표를 사용할 수 있는 권리를 부여하는 것을 지칭한다. 라이센서의 특성에 따라 디자이너 브랜드 라이선싱, 스포츠 라이선싱, 셀러브리티 라이선싱, 대학 브랜드 라이선싱, 기업명 라이선싱 등으로 구분되기도 한다. 

 

상표 라이선싱은 상표를 신규 제품·서비스군이나 지리적 시장으로 확대 적용하거나 매출 진작을 꾀하기 위해, 혹은 브랜드 보호나 브랜드 역량 강화 목적으로 주로 추진된다. 그러나 상표권 분쟁이나 침해 소송이 종결되는 과정에서 합의 조건으로 피고가 원고의 상표를 라이선싱하는 경우도 종종 있다. 이처럼 상표 사용권을 제3자에게 부여함으로써 라이센서는 직접 제조·유통사업에 뛰어들지 않고도 브랜드 포트폴리오를 확장하고 부가적인 광고 효과를 누리며, 신제품 개발비용을 줄이고, 새로운 트렌드에 맞는 브랜드 활력을 창출할 수 있다. 반면 라이선시는 라이센서가 이미 구축해놓은 상업적·대중적 이미지를 상품 판매에 활용함으로써 자체적인 브랜드 개발 노력 및 홍보비용을 크게 절약할 수 있다.

 

라이센서는 상표 라이선싱을 통해 쏠쏠한 금전적 이익을 취할 수 있지만, 그에 수반하는 리스크도 존재한다. 라이센서가 라이선시의 상표 사용행태에 대해 적절한 품질관리(quality control) 없이 무분별하게 라이선싱해(즉, ‘naked licensing’ 혹은 ‘licensing in gross’에 임하여) 해당 상표의 출처 식별력이 현저히 떨어지게 될 경우 상표가치가 희석될 뿐만 아니라 상표권을 잃을 수도 있기 때문이다. 따라서 소비자가 어디서 상품을 구입하고 서비스를 받든 균질한 제품·서비스질을 보장하도록 관리하고 조치하는 품질관리는 상표 라이선싱의 성패를 결정한다.

김 무역관은 "라이선싱 대상자와 상표가치에 대한 실사가 끝나면 본격적으로 라이선스 조건에 대한 협의에 들어간다."면서 " 여기에 소개된 계약 조항이 전부는 아니니 반드시 상표 전문 변호사를 통해 개별 기업 상황에 최적화된 계약조건들을 반영해야한다"고 권고했다.

김 무역관의 레포트에 따르면 상표에 대한 사용권을 허여하는 제품과 서비스를 정의한 조항은 상표 라이선스의 범위를 결정하므로 양측이 특별히 주의를 기울여야 하는 부분이다. 상황에 따라 등록상표에 해당되는 제품·서비스군 중 일부만 라이선스할 수도 있다.

나중에 라이센서와 라이선시가 상반된 입장을 내세워 분쟁으로 비화되지 않도록 충분한 협의를 거쳐 해당되는 제품과 서비스를 명료하게 정의하도록 한다.

특히, 기술 발전의 속도가 점차 빨라지면서 기존의 제품·서비스 카테고리가 전통적인 영역에서 보다 확장 또는 변형되는 형태로 진화할 수 있으므로 이에 유의해야 한다.

계약이 적용되는 영역(territory)은 전 세계, 특정 국가, 한 국가 내 특정 지역 같은 지리적 범주뿐만 아니라 도매, 소매, 상업용, 가정용 등 구체적인 시장 카테고리로도 설정 가능하다. 영역을 지칭할 때 ‘동아시아’, ‘중동’, ‘유럽연합(EU)’과 같이 다소 모호하거나 향후 변동의 여지가 있는 용어는 피하는 것이 좋다. 덧붙여, 본 상표 라이선싱 계약 조항 중에 해당 국가의 법에 위배되는 부분은 없는지 법적 검토를 거치는 것이 좋다.

상표소유권을 살펴보면 본 계약 대상인 상표에 대한 소유권은 계속해서 라이센서가 보유하며, 라이선시는 해당 상표를 출원·등록 시도하지 않겠다는 합의 조항도 자주 상표 라이선싱 계약서에 등장한다. 동 라이선스를 바탕으로 제작된 제품 패키징, 광고, 홍보물에 담긴 디자인권과 저작권은 어느 측이 소유하는지도 밝히고, 라이선시의 상표 사용으로 인해 발생하는 영업권(goodwill)의 수혜자는 라이센서라고 명시하는 것도 추후 분쟁 발생 소지를 낮출 수 있다.

 
만약 제 3자가 제3자가 라이선스 상표를 무단으로 도용할 경우 라이센서와 라이선시에게 각각 부과되는 의무를 명기한 조항이다. 라이선시가 실제 혹은 잠재적인 상표 침해 사실을 인지하게 된 경우 라이센서에게 즉시 알려야 하는지, 라이센서가 침해자를 대상으로 상표권 수호 조치를 취해야 하는지, 라이센서가 일정 기간이 지나도록 무대응으로 일관한다면 라이선시가 상표 침해 주장을 제기할 권한을 갖는지, 침해 단속에 라이선시의 협조가 요구될 경우 라이선시가 이행해야 할 의무와 발생하는 비용은 누가 부담할지, 제3자로부터 손해배상액을 받아낼 경우 어떻게 배분 지급할지의 문제에 대해 충분히 논의하고 양측의 합의사항을 담는 것이 좋다.

 
라이선스 기간은 계약이 효력을 갖는 기간을 명시한다. 만일 영속적인 라이선스라면 품질관리 조항을 더욱 꼼꼼히 작성하고, 조기 계약 종료 및 해지 근거로 삼을 수 있는 사항들을 계약서에 보다 명확히 나열하는 것이 권고된다. 일정 기간 이후에 종료되는 계약서의 경우 계약 갱신 절차, 갱신 조건, 공지 의무 등에 관한 문구를 삽입하기도 한다.

계약이 만료되거나 종료된 이후에 양측이 행사할 수 있는 권리 및 의무사항에 대해 설명하는 조항이다. 본 계약서 범위를 벗어난 상표 사용, 품질관리 요건 위반, 라이선스 비용 미지급, 수 차례 반복적인 의무사항 불이행, 기업의 매각, 합병, 인수, 파산 등을 계약기간 만료 이전에 해지 가능한 사유로 나열할 수도 있다.  

 

 


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.